Faux Départ: L’Importance du Dépôt de Marques en Chine

Écrit par: Dezan Shira & Associates

Traduit par: Thibaut Minot

La société Apple a récemment été impliquée dans plusieurs cas d’infractions de propriété intellectuelle (PI) en Chine, qu’elle a perdus. En juin dernier, par exemple, les ventes de tous les modèles de la série iPhone 6 d’Apple ont été suspendues par le Bureau Municipal de la Propriété Intellectuelle de Pékin (BJIPO) en raison de la violation présumée du brevet de conception du modèle de téléphone mobile 100C de Shenzhen Baili. Plus tôt cette année, Apple avait déjà perdu un litige de marque déposée contre Xintong Tiandi, une entreprise de Pékin de produits en cuir qui utilisait le mot « IPHONE » sur ses portefeuilles. Certaines entreprises étrangères opèrent encore en pensant que, puisqu’elles ont enregistré leur marque dans leur pays d’origine, cette marque sera protégée en Chine. Ce n’est pas le cas, et l’Administration de l’Industrie et du Commerce (AIC) ne reconnaît pas les dépôts de marques effectués à l’étranger.

Ce type de litiges de PI serait impensable en Occident, mais est fréquent en Chine en raison du système chinois dit du « premier à déposer ». Selon ce système, les droits à une marque sont attribués à la partie ayant déposé la marque en premier, plutôt qu’à la première à utiliser la marque, même si la marque a déjà été enregistrée dans d’autres pays. Cela donne lieu au problème courant du « squat de marques déposées », autrement dit des entreprises chinoises repèrent des marques bien connues et les déposent en Chine avant les entreprises concernées. Un grand nombre de ces « squatters de marques » attendent que les entreprises étrangères entrent sur le marché chinois pour leur vendre les droits à leur marque en Chine. C’est arrivé par exemple à Tesla Motors, la société américaine d’automobiles électriques. Au moment de rentrer sur le marché chinois, Tesla s’est rendue compte qu’un homme basé à Guangzhou avait acquis les droits sur la marque Tesla en Chine depuis 2009.

Avec cela à l’esprit, il est évident que l’environnement juridique chinois de PI est périlleux même pour les grandes multinationales, et le prompt enregistrement d’une marque en Chine est de la plus haute importance.

Processus d’Inscription

Avant de commencer les procédures, une entreprise doit d’abord vérifier que des marques identiques ou similaires n’ont pas déjà été enregistrées. Les documents suivants sont requis lors du dépôt d’une demande, en chinois, signés et estampillés avec le sceau officiel de l’entreprise:

• Formulaire de dépôt de la marque (ou procuration en cas de demande par l’intermédiaire d’une agence);
• Une copie du certificat de constitution de la société;
• Le nom et l’adresse de l’entreprise en anglais et en chinois;
• La signature du directeur de l’entreprise;
• Six exemplaires d’impressions de la version numérique de la marque à déposer;
• Catégorie de la marque à déposer et 10 catégories auxiliaires*;
• Explication du dépôt de marque.

*Une entreprise devra préciser la catégorie de produits associée afin de classifier la marque. Il existe 45 classes de produits et services selon la classification de Nice de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO). Cependant, spécificité chinoise, ces 45 classes sont divisées en sous-catégories.

L’admissibilité et l’exhaustivité de la demande sera examinées par le Bureau Chinois des Marques Déposées (CTMO). Si la demande est acceptée, l’AIC émettra une approbation préliminaire, et publiera la marque dans la China Trademark Gazette. D’autres entreprises ont ensuite la possibilité de s’opposer au dépôt de la marque durant une période de trois mois. S’il n’y a pas d’opposition au cours de cette période, l’AIC approuvera le dépôt de marque. Cette approbation sera alors publiée sous la forme d’une notification dans la Gazette.

L’ensemble du processus de dépôt de marques peut prendre de l’ordre de douze à dix-huit mois, et les droits sur une marque sont valables pour dix ans.

Conclusions Stratégiques

Etant donnée la longue période de traitement des demandes de dépôt de marques en Chine, il est important pour une entreprise étrangère de bien planifier à l’avance avant d’entrer sur le marché chinois. Sans la protection de sa marque, ses produits vendus en Chine seront exposés à des abus ou au « squat de marques ». L’expérience montre que même les plus grandes multinationales ne sont pas à l’abri des litiges de PI, et ces litiges ne sont pas toujours réglés en leur faveur. Une marque est essentielle pour la reconnaissance et l’identité d’une entreprise en concurrence avec des sociétés qui détiennent déjà les droits sur leurs propres noms et logos.

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